בעלי פטנטים בארה"ב עשויים להרוויח פרק זמן יקר נוסף עבור הפטנטים שלהם, אשר יכלול פיצוי על עיכובים במהלך תהליך הבחינה. אך ישנם מכשולים, למי שאינו זהיר דיו, אשר עשויים לחתוך בזמן הנוסף הזה. לאחרונה, קהילת עורכי פטנטים הופתעו מתיק אשר יישם דוקטרינה משפטית המכונה פטנט כפול נטול התקדמות המצאתית (obvious-type double patenting - "ODP"). במקרה זה, במקום לספק פרק זמן נוסף משתלם שבמהלכו היו פטנטים בתוקף, לפרק הזמן שנוסף לפטנטים מסוימים במשפחה היו השפעות הרות אסון על בעל הפטנטים.
בתיק של Cellect, אישר בית המשפט הפדרלי, את החלטת בית הדין לפטנטים והערעורים, שהתביעות לא זכאיות לפטנט עקב כפילות פטנטים נטולת התקדמות המצאתית ביחס לפטנטים נוספים מאותה משפחה. ה-ODP מונע מבעל הפטנט להחזיק בשני פטנטים, אשר למרות שלא תובעים בדיוק את אותה המצאה, התביעות בהם אינן מובחנות באופן משמעותי, כך שהפטנטים מכסים בפועל גרסאות שונות של אותה המצאה. הרציונל לכך הוא שבעת תפוגת הפטנט, הציבור מצפה להשתמש באופן חופשי בהמצאה ובכל הגרסאות הברורות שלה.
אחת הטקטיקות המוכרות להתמודד עם ה-ODP היא להגיש כתב ויתור סופי (Terminal Disclaimer) על הפטנט שהתקבל מאוחר יותר, כך ששני הפטנטים יפוגו באותו תאריך.
חילוקי דעות בין השופטים
בתיק האמור, הפטנטים המעורבים תבעו דין קדימה לאותו מועד הגשה. הפטנטים היו צפויים לפוג באותו תאריך, אבל אחד מהפטנטים קיבל תוקף נוסף, באמצעות הכוונה על תיקון תוקפם של הפטנטים (Patent Term Adjustment" – "PTA") בגין עיכובים מצד משרד הפטנטים. בית הדין לפטנטים והערעורים מצא, כי הפטנטים תובעים גרסאות דומות של אותה המצאה, ולכן ה- ODP יושם, למרות העובדה כי הפטנטים כולם נגזרו מאותה ההמצאה המקורית. בזמן שהפטנטים היו עדיין בהליך תביעה משפטית, תוקף הפטנטים המיוחסים למקור מועד ההגשה כבר פג. לכן, בעל הפטנט לא יכול היה עוד להתמודד עם ה- ODP על ידי הגשת כתבי ויתור סופיים על מנת להציל את הפטנטים שנדחו.
במשפט של Cellect, הגיעו השופטים למסקנות מנוגדות, לגבי המרחק שאליו יש להגיע מבחינת העיתוי, ובפרט, פסק הדין לא התייחס לשאלה, האם יש להעניש את בעל הפטנט כאשר בקשה שהוגשה קודם לכן מקבלת PTA (שיפור של תוקף הפטנט), אך בבקשת המשך שבה הבוחן לא יעכב את הבחינה, הפטנט לא יצבור PTA.
בדלאוור, שופט אחד קבע, כי ההבחנה בין הפטנט שהוגש ראשון והפטנט שהתקבל ראשון אינה חשובה עבור מטרות ה-ODP, כלומר זה לא משנה שפטנט שתוקפו הוארך (על ידי PTA) הוגש לפני או אחרי הפטנט המיוחס שתוקפו לא הוארך. בית הדין לפטנטים והערעורים אינו מכיר כל יוצא מן הכלל עבור פטנטים שהוגשו ראשונים. המסקנה הזאת, נתמכת בפסיקה במשפט שנערך Allergen USA, Inc נגד MSN Labs. Pvt. Ltd. תיק מס': RGA19-1727 בתאריך 27.9.2023. עם זאת, שופט אחר באותו בית המשפט, הגיעה למסקנה השנייה במקרה אחר: " Acadia Pharm. Inc., תיק מס': GBW-20-985-במשפט שנערך בתאריך 13.12.2023. שני התיקים הללו הוגשו לערעור, ויש אפשרות שההחלטה תגיע לדיון בבית המשפט העליון של ארה"ב. אנו מצפים לקבל בהירות בנושא ככל שהפסיקה בערעור שהוגש תתפתח.
לשקול בזהירות הגשת בקשות המשך
יחד עם זאת, אנו ממליצים שכאשר אתם מפתחים את אסטרטגיית הפטנטים הגלובלית של החברה שלכם, יש לקחת בחשבון את הנקודות הבאות:
יש לתכנן את התביעות באופן שיפעיל דרישות הגבלה (restriction requirement) כדי להבטיח את עצמאות הפטנטים
כאשר התביעות הנבחנות מופנות להמצאות עצמאיות, בוחן הפטנטים ידרוש את חלוקת הפטנט להמצאות השונות. מה שמספק את ההזדמנות להגשת בקשת חלוקה ((divisional application. במידה ובקשת החלוקה הוגשה, לפי תקנה 121 בסעיף 35USC היא מספקת חוף מבטחים נגד ה-ODP. באופן דומה לגבי בקשת פטנט בין-לאומית, כדאי לשקול את האפשרות להגיש תביעות שמכסות מספר המצאות כדי לגרום לבוחן לדרוש חלוקה בזמן כשהבקשה נכנסת לשלב הלאומי של ארה"ב.
יש לקבל החלטות מושכלות בשיתופי פעולה בבחינת פטנטים ומתן רישיונות
Cellect מדגיש את הסיכון שבשיתופי פעולה משום שקבלת החלטות בתהליך בחינת הפטנטים, שותפים יכולים להשפיע ולסכן את תוקף הפטנטים שלך. לפיכך, יש לבחון בזהירות הסכמי שיתוף פעולה ורישיונות לפטנטים ואת הזכויות שכל צד יוכל לקבל על החלטות שנובעות מההסכמים, כולל הגשת פטנטים, בקשות המשך וכתבי ויתור סופיים.
יש לשקול בזהירות הגשת בקשות המשך לאחר קבלת פטנט
שמירה על המשכיות משפחת פטנט היא פרקטיקה נפוצה שמאפשרת גמישות בהשגת תביעות מותאמות יותר בהמשך. במקרה שפטנט שאושר קיבל הארכת תוקף בתהליך הרישום (PTA) יש לשקול בזהירות עד כמה חשוב לקבל פטנטים נוספים. קיים סיכון לביטול תוקף באמצעות ה- ODP ו/או אובדן תוקף נוסף של הפטנט המקורי בעקבות כתב ויתור סופי שיוגש. לפיכך, יש לשקול בקפידה הגשת בקשות המשך לאור הפסיקה העדכנית בתחום הנ"ל.
הכותבים הם עורכי דין בפניגן, אחד ממשרדי עורכי הדין המתמחים בקניין רוחני הגדולים בעולם ומקור מהימן לחברות ישראליות. המשרד מייצג מעל 250 מהחברות המובילות והמתוחכמות ביותר בישראל, מסייע לנווט מחלוקות בנושא קניין רוחני ותביעות בנושא הפרת פטנטים, מייעץ בנוגע לדרכים להגנה אסטרטגית על טכנולוגיה לצורך מקסום הערך שלה, מנהל תיקי פטנטים, ומפתח אפיקי תשואה באמצעות רישום ורישוי פטנטים יצירתיים. במילים של Chambers USA: "העבודה של פניגן היא לא פחות מיוצאת דופן".
למידע נוסף: Finnegan.com / Finnegan.co.ilIsraelinfo@finnegan.com
בשיתוף פניגן
